2018年美国《拜杜法》的主要修改

　　文/臧红岩(中国科学技术发展战略研究院)

　　2018年4月13日，美国《联邦公报》公布了经过修订的《拜杜法》的最新规定。2018年5月14日，修改后的《拜杜法》生效。《拜杜法》自从1980年颁布以来，实施多年，但多年没有更新，在实践中常常导致其他法律法规的交叉引用。这次修改，虽然《拜杜法》的基本制度没有发生根本性变化，但是国家标准与技术研究所(NIST)综合采纳了各种相关机构的意见，对《拜杜法》所需的程序进行了实质性修改，并使项目承担者选择保留政府资助的发明的所有权产生了变化。这些修订，有的是纯粹技术性的，但主要修订的内容也很重要。主要修改内容如下：

　　一、联邦机构可以缩短项目承担者两年的选择权，以保护政府的利益

　　修改专利权管理条款(第401第13条)。

　　1980年《拜杜法》规定，资助协议要求项目承担者在发明人以书面形式向负责专利商业化的项目承担者披露每一项发明后的两个月内，向资助机构披露使用政府资金开发的每一项发明。项目承担者向资助机构提交研究成果两年之内，应该向联邦资助机构以书面方式说明，是否保留对项目发明的所有权。如果项目承担者没有在规定的时间内报告项目发明或者选择所有权，当政府机构知道项目承担者不能在规定时间内报告或者保留权利后60日内，政府可以保留所有权。所以，政府资助机构有时间决定如果满足某些“特殊情况”或其他条件，是否有兴趣获得发明的所有权，然后项目承担者可以向联邦资助机构以书面方式转移项目的所有权。

　　新修订的条款规定，联邦机构在必要时可以缩短项目承担者两年的选择权，主要是变化时间的可控性，以保护政府的利益。

　　二、修改后的条例，政府不再有异议期

　　在修改前，1980年《拜杜法》规定，如果项目承担者未能在规定的时间内履行披露业务或选择所有权，政府如果发现并异议，项目承担者就有机会修改，如果政府在60天内不提出反对意见，政府将不再异议。

　　根据修改后的条例，政府不再有异议期。如果项目承担者没有在规定的时间内遵守报告要求或者选择所有权，政府可以在任何时候提出反对，并可以获得专利所有权。这实际上使得任何被许可方面临失去发明或者专利的危险。虽然，资助机构也可以选择继续承认其许可，但是政府机构增加了自己与之重新谈判的机会。联邦机构经费的项目承担者既包括典型的非盈利大学、研究机构和医疗研究中心，也包括一些规模较小的学术机构和小企业，这些大型机构几乎都有完善的技术转让办公室，大部分能够遵守《拜杜法》的规定。但是很多规模较小的学术机构和小企业可能会面临失去一些发明的风险。

　　修订后的条款规定，项目承担人必须以书面形式选择，在向联邦机构披露该发明的两年内或在任何一年法定期限结束60天前，保留该发明的所有权，以排除某些现有技术。

　　三、政府机构可以提出首次专利申请

　　对第401第10条a(2)的修改。修改后规定，如果政府雇员与项目承担者是共同发明人，该政府机构可以提交首次专利申请，但必须与项目承担者协商，项目承担者保留根据《美国专利法》选择所有权的权利。项目承担者须在雇员协议中定明条款，规定项目雇主或者项目承担者须及时获取新发明，并向雇主或者项目承担者转让新发明。

　　同时，新修订的《拜杜法》规定，如果最初的专利申请是临时申请，非临时申请必须在收到临时申请后10个月内提出。此外，还规定，若要求将非临时申请延长10个月，则将自动获批1年，除非该资助机构不批准。项目承担者在其他国家或国际专利办公室在10个月内第一次提出专利申请或许可，联邦政府机构专利专员在审查这样的外国专利时，可以在6个月内通过一项秘密禁止令。

　　四、减少了项目承担者决定的决策时间

　　对第401第14条 C(3)修改。修改后规定，项目承担者通知联邦机构的任何决定，在任何国家，不继续提交专利申请，支付维护费用，或在专利复审或对异议进行辩护，不少于提交60天前要求。

　　这个变化主要是从30天内(1980年《拜杜法》规定)到60天内，减少了项目承担者决定是否起诉或保留专利的决策时间。

　　五、余额上交国库比例的修改

　　1980年《拜杜法》第401第14条专利权标准条款规定，项目承担者就项目发明取得的转让费或者收入支付项目发明管理附加费的开支(包括对发明人的开支)后的余额，应当用于支付科研和教学活动。但是如果资助协议是与非营利组织签订的，且属于项目承担者使用政府设备的情况，其规定就被下列内容替代：支付申请专利成本、许可成本、发明人报酬和其他项目发明管理的偶然性支出后，基于该项目承担者具有相同要求的合同，在一个财政年度中，由项目承担者取得和保留的专利使用费或者收入的余额，如果达到本财政年度预算的5%，则这一余额由项目承担者用于科研、发展以及与研发任务、设备目的，包括能够提高有关设备的其他发明许可潜力的活动目的相一致的教育项目。如果这一余额超过了5%，则超过5%以上的部分的75%由项目承担者上缴美国国库，剩余25%由项目承担者用于上述目的活动。为了技术转让更为有效，项目发明的许可应当由设备所在地的项目承担者的雇主来管理。

　　修改后的条款规定，支付申请专利成本、许可成本、发明人报酬和其他项目发明管理的偶然性支出后，基于该项目承担者具有相同要求的合同，在任何财政年度中，由项目承担者取得和保留的专利使用费或者收入的余额，如果达到本财政年度预算的5%，则这一余额由项目承担者用于科研、发展以及与研发任务、设备目的，包括能够提高有关设备的其他发明许可潜力的活动目的相一致的教育项目。如果这一余额超过了5%，则超过5%以上的部分的15%由项目承担者上缴美国国库，剩余85%由项目承担者用于上述目的活动。为了技术转让更为有效，项目发明的许可应当由设备所在地的项目承担者的雇主来管理。

　　六、能源部(DOE)项目发明所有权的变化

　　1980年《拜杜法》第401第3条(a)(4)规定，资助协议涉及项目承担者使用政府能源部门的设备，且这些设施主要是用来完成航海核动力或者武器相关的项目时，依据本法规，项目承担者对项目发明选择享有权利的资助协议的限制仅限于由前述两类项目完成的发明的情况。

　　修改后的《拜杜法》第401第3条在第401第14条中标准条款的适用规定变为：如果项目发明发生在由能源部的海军核动力推进或武器相关的项目活动中，除非项目承担者能够通过更大的权利决定或者根据例外情况认定规定保留权利，项目承担者需要同意在全世界范围内将该发明的全部权利、所有权和权益转让给政府。同时，项目承担者或者其雇员发明人经项目承担者授权，可以在本发明公开之日或者在以后合理期限内提出扩大权利要求。